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필그라스팀 테이블 : 국가, 사건의 종류, 사건결과, 시사점

국가	미국	사건의 종류	존속기간
사건 경과	● 원고는 다발성 경화증 치료제인 Gilenya® 에 관한 특허 US 5604229호 및 US 6004565호의 특허권자이고, ‘229 특허는 Gilenya®의 유효성분인 fingolimod에 관한 것이고, ’565 특허는 그 fingolimod를 투여하는 방법에 관한 것임. ‘229 특허는 1994년 우루과이라운드협정법(URAA) 발효일 이전에 출원된 특허로, 당시 특허존속기간은 등록일인 1997년 2월 18일로부터 등록 후 17년 규칙을 적용받아 2014년 2월 18일 만료되는 것이었으나, 35 U.S.C.A. § 156 특허존속기간 연장(PTE)에 따라 5년을 확보하여 2019년 2월 18일까지 존속기간을 연장함. ’565 특허는 URAA 발효일 후 출원된 특허로, 존속기간은 출원일인 1997년 9월 23일부터 20년이 경과한 시점인 2017년 9월 23일까지임. 피고는 제네릭에 대한 약식신약허가신청서(Abbreviated New Drug Application, ANDA)를 제출하였고, 이에 원고는 피고를 상대로 ‘229 특허 침해를 이유로 특허침해소송을 제기함.
시사점	● ‘자명성 유형 이중특허’라고 하더라도 35 U.S.C.A. § 156의 PTE 요건을 모두 충족하는 경우 PTE를 받을 수 있고, 자명성 유형 이중특허 관계에 있는 특허들 중 어떤 특허에 PTE를 적용할 것인지의 선택은 특허권자가 자유롭게 할 수 있으며, 하나의 특허를 선택함으로 인해 나머지 특허의 존속기간이 ‘사실상’ 연장되어도 위반이 아님을 시사함

판시사항

해외판례 테이블 : 판시사항

● 특허권자가 자명성 유형 이중특허 관계에 있는 두 특허 중 ‘229 특허를 선택하여 PTE를 받음으로 인해 ’565 특허의 존속기간이 ‘229 특허 존속기간 만료일까지 사실상 연장되었다고 하더라도, 하나의 특허만을 선택하여 PTE를 받도록 한 35 U.S.C.A. § 156(c)(4)조 위반이 아니며, PTE 적용으로 인한 ’229 특허 존속기간 연장 부분 중 ‘565 특허 만료일을 초과하는 기간을 포기하지 않더라도 ’229 특허는 무효가 아니라고 판결함

판례의 주요 서지사항

특허의 개요

특허의 개요 : 발명의명칭, 출원번호(출원일), 공개번호(공개일), 등록번호(등록일), 존속기간만료일, 권리자, 요약, 대표청구항 정보 제공

발명의명칭	2-amino-1,3-propanediol compound and immunosuppressant
출원번호(출원일)	US 08-244942 (1994.06.17)	공개번호(공개일)	PCT WO94/08943 (1994.04.28)
존속기간만료일	2014-02-18	등록번호(등록일)	US 5604229 (1997.02.18)
권리자	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
요약	2-Amino-1,3-propanediol compounds of the formula (I) wherein R is an optionally substituted straight- or branched carbon chain, an optionally substituted aryl, an optionally substituted cycloalkyl or the like, and R2, R3, R4 and R5 are the same or different and each is a hydrogen, an alkyl, an aralkyl, an acyl or an alkoxycarbonyl, pharmaceutically acceptable salts thereof and immunosuppressants comprising these compounds as active ingredients. The 2-amino-1,3-propanediol compounds of the present invention show immunosuppressive action and are useful for suppressing rejection in organ or bone marrow tranplantation, prevention and treatment of autoimmune diseases or as reagents for use in medicinal and pharmaceutical fields.
대표청구항	1. A 2-amino-1,3-propanediol, having the formula wherein Re is a phenylalkyl wherein the alkyl moiety is a straight- or branched chain having 6 to 20 carbon atoms; a phenylalkyl which may be substituted by a straight- or branched chain C6-C20 alkyl optionally substituted by halogen, a straight- or branched chain C6-C20 alkoxy optionally substituted by halogen, a straight- or branched chain C6-C20 alkenyloxy, phenylalkoxy, halophenylalkoxy, phenylalkoxyalkyl, phenoxyalkoxy or phenoxyalkyl; a cycloalkylalkyl wherein the alkyl moiety is a straight- or branched chain having 6 to 20 carbon atoms; a cycloalkylalkyl substituted by a straight- or branched chain alkyl having 6 to 20 carbon atoms; a heteroarylalkyl wherein the alkyl moiety is a straight- or branched chain having 6 to 20 carbon atoms; a heteroarylalkyl substituted by a straight- or branched chain alkyl having 6 to 20 carbon atoms; a heterocyclic alkyl wherein the alkyl moiety is a straight- or branched chain having 6 to 20 carbon atoms, or a heterocyclic alkyl substituted by a straight- or branched chain alkyl having 6 to 20 carbon atoms; wherein the alkyl moiety may have, in the carbon chain, a bond or a hereto atom selected from the group consisting of a double bond, a triple bond, oxygen, sulfur, sulfinyl, sulfonyl, --N(R6)-- where R6 is hydrogen, alkyl, aralkyl, acyl or alkoxycarbonyl, and carbonyl, and may have, as a substituent, alkoxy, alkenyloxy, alkynyloxy, aralkyloxy, acyl, alkylamino, alkylthio, acylamino, alkoxycarbonyl, alkoxycarbonylamino, acyloxy, alkylcarbamoyl, nitro, halogen, amino, hydroxy or carboxy; or a pharmaceutically acceptable salt thereof.

당사자 주요 주장

당사자 주요 주장 : 원고측 주장, 피고측 주장

원고측 주장
● ‘229 특허의 존속기간 만료일을 ’565 특허 존속기간 만료일로 하는 기간포기를 하지 않아도 됨 - 본 사건의 존속기간 연장은 관련 법 및 절차에 따라 이루어진 것으로, 2017년 9월 23일을 초과하는 존속기간 연장 부분이 정당함
피고측 주장
● 문제된 ‘229 특허는 ’565 특허와 특허법적으로 구별되지 않는 ‘자명성 유형 이중특허(obviousness-type double patenting)’에 해당하므로 무효임 - ‘229 특허가 무효로 판단되지 않기 위해서는 PTE 적용으로 인한 ’229 특허존속기간 연장 부분 중 ‘565 특허 만료일을 초과하는 부분인 2017년 9월 24일부터 2019년 2월 18일까지의 기간은 포기되어야 함 ● 35 U.S.C.A. § 156(c)(4)조 및 근본 원칙을 위반함 - ‘229 특허는 ’565 특허에서 청구된 방법을 실시하는 데 필요한 화학적 화합물에 관한 것이기에, ‘229 특허 PTE는 ’사실상‘ ’565 특허의 존속기간을 연장시키게 되어, “하나의 특허를 선택하여 그 존속기간만을 연장하여야 한다”는 35 U.S.C.A. § 156(c)(4)조 및 ‘일반인은 존속기간이 만료된 특허를 실시할 수 있다’는 근본 원칙에 위반됨

법원 판결의 주요 내용

법원 판결의 주요 내용 : 법원 판단 결과, 주요 판단 근거

법원 판단 결과
권자가 자명성 유형 이중특허 관계에 있는 두 특허 중 ‘229 특허를 선택하여 PTE를 받음으로 인해 ’565 특허의 존속기간이 ‘229 특허 존속기간 만료일까지 사실상 연장되었다고 하더라도, 하나의 특허만을 선택하여 PTE를 받도록 한 35 U.S.C.A. § 156(c)(4)조 위반이 아니며, PTE 적용으로 인한 ’229 특허 존속기간 연장 부분 중 ‘565 특허 만료일을 초과하는 기간을 포기하지 않더라도 ’229 특허는 무효가 아니라고 판결함
주요 판단 근거
- 어떠한 특허의 존속기간을 연장할 것인지를 선택할 수 있는 선택권은 특허권자에게 있으며, 피고가 주장하는 ‘사실상’이라는 문구가 35 U.S.C.A. § 156(c)(4)조상 ‘연장되는’이라는 문구를 ‘효과적으로’라는 뜻으로 수식하는 것으로 이해해야 하며, 먼저 등록된 ‘229 특허 존속기간 연장으로 인해 다음 등록된 ’565 특허의 존속기간이 ‘사실상’ 연장되는 것은 위반이 아님 - 1심은 피고의 변론에 기한 판결선고 신청을 거절하였는데, 그러한 거절이 있은 후 피고가 이중특허 쟁점과 관련된 추가 증거들을 제출하지 않았고, 만약 문제된 ‘229 특허 청구항이 무효, 존속기간 만료, 집행불능이 아니라면 피고가 원고의 ’229 특허를 침해한 것임을 인정하였다는 점을 들어, 1심은 피고가 ‘229 특허를 침해하였다고 판결함 - 2심은 35 U.S.C.A. § 156에 ‘shall’라는 문구가 존재하므로 PTE 적용 요건이 충족되는 경우 존속기간은 반드시 연장되어야 한다면서, 자명성 유형 이중특허라고 하더라도 35 U.S.C.A. § 156 요건을 모두 충족하는 경우 PTE를 받을 수 있다고 판시함 - 또한 원고가 PTE를 받을 특허를 ‘229 특허 하나로 선택하였기에, 35 U.S.C.A. § 156(c)(4)조상 요건을 충분히 준수하였다고 판시함