프로프라놀롤염산염

필그라스팀 테이블 : 국가, 사건의 종류, 사건결과, 시사점

국가	미국	사건의 종류	특허 침해
사건 경과	● 원고는 US 5001161호의 권리자이고 이에 대한 의약품을 보유하고 있는데, 피고가 상기 특허에 대한 ANDA를 신청하며 상기 특허의 무효를 주장하는 심판을 청구하였고, 1심에서 원고의 특허는 이중특허에 해당되므로 무효라고 판결하였음. 이에 대해 원고는 본 특허는 이중특허에 해당되지 않는 것이어서 무효가 아니라고 주장하며 항소하였으나, 재판부는 1심 판결을 유지하면서 본 특허는 무효이고 피고는 원고의 특허를 침해하지 않았다고 판결함
시사점	● 특허의 청구항에 의약품의 사용방법에 대하여 기재되어 있을 경우에, 특허의 권리범위는 특허에 기재되어 있는 사항으로 한정되어야 하고, 제3자가 ANDA를 신청하였고, 상기 ANDA는 특허에 기재되어 있는 의약품의 용도를 제외한 다른 용도에 대해서만 설명되어 있다면, 상기 ANDA는 특허를 침해하지 않았다고 판결한 사례임 ● 현재 시점에서 제3자의 ANDA가 특허의 권리범위를 벗어난 용도에 대해서만 기재되어 있다고 할 경우에, 향후 미래의 어느 시점에서 상기 ANDA에 대하여 특허에 기재되어 있는 용도에 대해서도 허가 승인을 득할 수 있다고 하여 특허를 침해하였다고 주장하는 경우에 특허의 침해에 대한 판단은 현재 시점에 한정해서 판단하여야 하고, 미래에 일어날 가능성까지 특허침해로 해석한다면 의약품 개발자의 새로운 노력을 저해할 가능성이 높다고 판단한 사례임

판시사항

해외판례 테이블 : 판시사항

● 원고의 청구를 기각하고, 특허 US 5001161호의 등록을 무효로 하고, 피고의 ANDA는 원고의 특허를 침해하지 않았음

판례의 주요 서지사항

특허의 개요

특허의 개요 : 발명의명칭, 출원번호(출원일), 공개번호(공개일), 등록번호(등록일), 존속기간만료일, 권리자, 요약, 대표청구항 정보 제공

발명의명칭	Pharmaceutical composition comprising metroprolol succinate
출원번호(출원일)	US 07/172897(1988-03-25)	공개번호(공개일)
존속기간만료일	2008-03-25	등록번호(등록일)	US 5001161(1991-03-19)
권리자	AstraZeneca LP
요약	The present invention relates to metoprolol succinate, a new therapeutically active compound, and pharmaceutical preparations comprising this new compound.
대표청구항	1. A pharmaceutical composition comprising metoprolol succinate together with a sustained release pharmaceutically acceptable carrier.

당사자 주요 주장

당사자 주요 주장 : 원고측 주장, 피고측 주장

원고측 주장
● 본 특허는 이중특허에 해당되지 않는 것임 - 본 특허의 대상물은 하나의 유효성분을 선택하고 이를 유효성분으로 이용하여 제조된 약학 조성물인데 비하여, 피고가 제출한 본 특허의 모특허는 다양한 유효성분을 포함하고 있는 것이어서, 모특허가 본 특허의 대상물을 포함하고 있다는 것이 자명한 것이 아니므로 본 특허는 이중특허에 해당되지 않는 것임
피고측 주장
● 본 특허는 무효가 되어야 함 - 본 특허의 모특허에 본 특허의 대상물이 자명하게 개시되어 있으므로 본 특허는 명백한 이중특허에 해당되어 무효가 되어야 하고 따라서 피고의 ANDA는 원고의 특허를 침해한 것이 아님

법원 판결의 주요 내용

법원 판결의 주요 내용 : 법원 판단 결과, 주요 판단 근거

법원 판단 결과
원고의 청구를 기각하고, 특허 US 5001161호의 등록을 무효로 하고, 피고의 ANDA는 원고의 특허를 침해하지 않았음
주요 판단 근거
o 본 특허가 명백한 이중특허에 해당하는 지의 여부 - 본 특허의 청구항 제1항의 기재사항 1. A pharmaceutical composition comprising metoprolol succinate together with a sustained release pharmaceutically acceptable carrier. - 본 특허의 모특허(US 4780318호)의 청구항에 기재되어 있는 사항 8. Pharmaceutical composition according to claim 7, wherein the active compound is quinidine sulphate, quinidine bisulphate, quinidine gluconate, quinidine hydrochloride, metoprolol tartrate, metoprolol succinate, metoprolol fumarate, or furosemide, 5-aminosalicylic aicd, propranolol or alprenolol or a pharmaceutically acceptable salt thereof, or a mixture thereof with another weak base, weak acid, or salt thereof having a pka of 1 to 8. - 본 특허의 청구항 제1항은 메토롤롤 숙신산염 및 약물 전달체를 포함하여 이루어진 약학 조성물을 대상으로 하고 있으며, 본 특허의 모특허의 청구항 제8항에는 다양한 화합물 및 이의 혼합물을 포함하여 이루어지는 약학 조성물에 대하여 기재되어 있음 - 대비하여 보면, 본 특허에 기재되어 있는 유효성분이 그대로 모특허의 청구항에 기재되어 있고, 다만 약물 전달체에 대한 내용이 모특허에는 기재되어 있지 않으나, 이는 약물 제조분야에서 통상적으로 사용되는 약물 전달체라고 할 것이므로, 본 특허는 본질적으로 모특허의 이중특허라고 할 수 있음 - 명백한 이중특허를 금지하는 이유는 특허로 등록된 하나의 특허에 기재된 요소를 분리하여 특허출원하고 등록받았을 경우에 출원인은 하나의 발명만을 개발하였으나 다수의 발명이 특허로 등록되며, 결국은 최초 등록된 특허의 특허존속기간을 지속적으로 연장시키는 결과를 가져오는데, 이는 하나의 발명에 대한 적절한 특허보호기간을 확장하는 효과가 있기 때문에, 이를 방지하기 위하여 선출원된 특허 이후에 동일한 내용을 대상으로 하는 후출원된 특허에 대해서는 명백한 이중특허로 간주하여 특허등록을 거절하는 것이 일반적인 심사과정임 - 본 사건에서도 최초 출원된 특허가 등록되었고, 후출원된 특허의 대상이 명백하게 최초 출원된 특허에 포함되는 것이므로, 이는 명백한 이중특허에 해당되어 본 특허의 등록을 무효로 하고, 따라서 피고는 원고의 특허를 침해하지 않은 것임