해외특허정보

피르페니돈


필그라스팀 테이블 : 국가, 사건의 종류, 사건결과, 시사점
국가 미국 사건의 종류 침해
사건 경과 피고들이 피르페니돈을 유효성분하는 특발성 폐 섬유증(IPF) 치료제 에스브리에트(Esbriet®)의 제네릭 의약품에 대한 약식신약허가신청서(Abbreviated New Drug Application, ANDA)를 신청함에 따라 원고들은 상기 의약품 관련 6개의 특허 US 7566729, US 7635707, US 8592462, 및 US 8609701(이하 'LFT 특허')와 US 7816383 및 US 8013002 (이하 'DDI 특허')에 대한 침해를 주장하며 소를 제기하였음. 이에 피고들은 상기특허들의 자명함을 근거로 무효를 주장하며 반소를 제기함
시사점 해치-왁스먼법(Hatch-Waxman Act) 관련 소송에서 재판부는 피고의 의약품 판매시 예상되는 직접 침해에 대한 원고의 입증으로 특허의 침해 여부를 판단하는데 본 사건은 원고의 입증 실패로 특허의 비침해가 판결된 사례임. 본 사건에서 피고는 ANDA 라벨이 침해 및 비침해 행위를 모두 포함하여 침해 행위만을 적극적으로 유도하지 아니한 것으로 특허의 비침해를 판결한 Takeda Pharms. USA., Inc. v. West-Ward Pharm. (Fed. Cir. 2015)] 사건을 인용함

판시사항

해외판례 테이블 : 판시사항
원고의 침해 주장을 기각하고, LFT 특허의 무효를 판결함

판례의 주요 서지사항

판례의 주요 서지사항 테이블 : 심급, 당사자, 원고, 피고, 법원, 사건번호, 판결일자, 관련지재권, 선행문헌, 참조법령
심급 1심
당사자 원고 1. Genentech, Inc., 2. Intermune, Inc.
피고 1. Sandoz, Inc., 2. Lek Pharmaceuticals D.D.
법원 델라웨어지방법원
사건번호 Civil Act. No. 19-0078-RGA
판결일자 2022-03-22
판결결과 기각
관련지재권 US 7566729, US 7635707, US 8592462, US 8609701, US 7816383 및 US 8013002
선행문헌 1. Pirespa R package insert,Shionogi & Co., Ltd. Prepared in Oct. 2008, 2. AZuma et al., Double-blind, placebo-controlled trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Am. J. Resp. Critc. Care Med. 171: 1040-1047 (2005). 3. Luvox Label, 4. Pirfenidone Report (2008)
참조법령 35 U.S. C. §§ 103, 271

특허의 개요

특허의 개요 : 발명의명칭, 출원번호(출원일), 공개번호(공개일), 등록번호(등록일), 존속기간만료일, 권리자, 요약, 대표청구항 정보 제공
발명의명칭 Modifying pirfenidone treatment for patients with atypical liver function
출원번호(출원일) US 12/428393(09/04/22) 공개번호(공개일) ()
존속기간만료일 2029-04-22 등록번호(등록일) US 7566729 (09/07/28)
권리자 Intermune Inc.
요약 Methods are provided for administering pirfenidone to a patient that has exhibited abnormal biomarkers of liver function in response to pirfenidone administration. The methods include administering to a patient pirfenidone at doses lower than the full target dosage for a time period, followed by administering to the patient pirfenidone at the full target dosage.
대표청구항 1. A method of administering pirfenidone to treat a patient with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), said patient having exhibited a grade 2 abnormality in one or more biomarkers of liver function after pirfenidone administration, comprising (a) administering to said patient pirfenidone at doses lower than 2400 mg/day for a time period, followed by (b) administering to said patient pirfenidone at doses of 2400 mg/day or 2403 mg/day.

당사자 주요 주장

당사자 주요 주장 : 원고측 주장, 피고측 주장
원고측 주장
계쟁 청구항의 기재 ● ‘LFT특허’의 특허 `729 청구항 9, 특허 `707 청구항 6 및 14, 특허 `462 청구항 12 및 28, 특허 `701 청구항 19, 특허 `383 청구항 6, 특허 `002 청구항 3 및 9, ‘DDI 특허’의 특허 `383청구항 6, 특허 `002 청구항 3 및 9 ● 상기 ‘LFT 특허'의 계쟁 청구항의 권리 범위 ∘ 상기 의약품 첫 복용 이후 시행한 AST 및/또는 ALT 간기능검사에서 간손상 2단계에 해당하는 환자를 대상으로 IPF치료를 위한 피르페니돈의 투여 방법을 다음과 같이 각각 청구함. [(1) 일시적으로 피르페니돈 복용을 줄였다가 다시 정량 (2400mg/일 또는 2405mg/일)을 복용하거나 (
피고측 주장
용을 유지하거나 (3) 1600mg/일 또는 1602mg/일로 일일 복용량을 줄이거나 (4) 일주일정도 복용 중단했다가 정량 복용하거나 (5) 일주일정도 복용 중단했다가 적어도 1600mg/일의 양을 복용하거나 (6) “적어도 1600mg/일 또는 1602mg/일”로 복용양을 줄이는 방법 중 하나로 복용을 지시] ● 상기 ‘DDI 특허'의 계쟁 청구항의 권리 범위 ∘ 약물간 상호 부작용을 피하기 위해 “플루복사민”을 동시에 복용 혹은 IPF치료 직전에 복용한 환자들을 대상으로 피르페니돈의 복용 방법을 다음과 같이 각각 청구함. [(1) 치료에 효과적인 양의 피르페니돈의 복용 전 플루복사민의 복용을 중단하거나 (2) 플루복사민과의 병용 투여 시 피르페니돈 복용량을 801mg/일, 하루 세번의 투약을 지시하거나 (3) 플루복사민과의 병용 투여 시 하루 세번, 총 약 2400mg의 피르페니돈 복용에서 약 1600mg의 피르페니돈으로 복용량을 줄일 것을 지시] 2) 원고의 주장 ● 상기 ‘LFT 특허’의 계쟁 청구항들에 대한 ANDA 의약품 라벨의 유도 및 직접침해를 주장함 ∘ 해치-왁스먼법(Hatch-Waxman Act) 관련 소송에서 침해 행위를 권장하는 ANDA 의약품 라벨은 직접 침해와 유도 침해에 대한 근거가 될 수 있음(AstraZeneca LP v. Apotex, Inc., 633 F.3d 1042, 1060 (Fed. Cir. 2010) 판결 인용) ∘ ‘LFT 특허’의 권리 범위는 1) IPF치료제로서 2) 피르페니돈의 최초 복용 후, ALT 및/또는 AST 간기능 검사에서 지정한 간손상 2단계 (정상범위의 최대 수치에 2.5내지 5배)에 해당하는 환자를 대상으로 3) 수정된 피르페니돈의 복용량을 청구하는데, 피고의 ANDA의약품 라벨에 명시된 “간수치 상승에 따른 복용량 수정 지시”는 상기 권리범위 1)과 2)에 해당하는 대상 및 치료의 용도로 무증상 및 유증상 환자로 대상을 각각 구분하여 상기 권리범위 3)에 해당하는 수정된 복용량을 지시함 ∘ 피고의 ANDA 라벨은 무증상 환자를 대상으로 i) 함께 복용하는 타 의약품 복용의 중단하고, 환자의 상태를 모니터링하고 ii) 간기능 검사 재시행하고 iii) 임상적으로 적절하다면 약물을 정량 복용하는 것을 지속하거나 간기능 시험 결과 정상범위에 해당할 때까지 복용량을 줄였다가 다시 정량을 복용할 수도 있음을 명시하였고, 유증상 환자를 대상으로 i) 피르페니돈 복용의 영구적으로 중단 및 ii) 피르페니돈 재복용의 금지를 명시하는데 이 중 무증상 환자를 대상으로한 iii) 지시는 상기 권리범위 3)에 부분적으로 해당하므로 ‘LFT 특허’ 계쟁 청구항의 침해를 주장함 ∘ 즉, 상기 ANDA 라벨에 명시된 무증상 환자 대상의 복용 방법 중 iii)을 다음의 5개의 부분으로 세분화한다면 [1) 복용량 정량 유지 2) 복용량 감소 3) 복용량을 줄였다가 다시 정량으로 재개 4) 복용을 무기한/영구적으로 중단 5) 상황을 고려하여 복용 중단을 재개하여 정량의 약물 복용을 지시]이며, 이 중 상기 4)를 제외한 나머지 부분은 원고의 특허 권리범위에 해당하여 특허된 행위를 “권장, 권유 혹은 촉진”하는 것이므로 특허의 침해를 주장함 ● 상기 ‘DDI 특허’의 계쟁 청구항에 대한 ANDA 의약품 라벨의 침해를 주장함 ∘ 해치-왁스먼법(Hatch-Waxman Act) 관련 소송에서 침해 행위를 권장하는 ANDA의약품 라벨은 직접 침해와 유도 침해에 대한 근거가 될 수 있음(AstraZeneca LP v. Apotex, Inc., 633 F.3d 1042, 1060 (Fed. Cir. 2010) 판결 인용) ∘ 계쟁 청구항의 권리 범위는 1) IPF치료제로서 2) 피르페니돈 치료 동시에 혹은 피르페니돈 치료 직전에 환자들을 대상으로 3) 수정된 피르페니돈의 복용량을 청구하는데 피고의 ANDA 의약품 라벨에서 플루복사민과의 약물간 상호작용으로 인한 부작용에 관한 경고와 함께 기재된 수정된 피르페니돈 복용량은 상기의 권리범위에 해당함 ∘ 피고의 ANDA 라벨은 “피르페니돈 복용 직전 플루복사민의 복용을 중지하거나 피르페니돈의 하루 복용량을 하루에 267mg씩 세번, 총 801mg의 복용으로 줄일 것”을 라벨 전반에 걸쳐 총 세번을 명시하여 침해 행위를 권장하므로 특허된 행위를 유도함 ∘ 플루복사민의 강박증과 불안증 및 우울증을 포함한 여러 적응증은 COVID 19의 치료제로 확장성을 가져 플루복사민의 사용 증가 예상을 바탕으로 병용 환자들의 직접 침해 가능성을 제시함 ● ‘LFT 특허’와 ‘DDI특허’의 비자명함을 주장함 ∘ 선행 문헌 Azuma 및 Pirespa 라벨을 근거로 하는 피고의 자명성 주장에 대한 반론으로 i) IPF치료제로서의 피르페니돈 효능을 명시하지 아니하였고, 원고의 특허 출원일 이전, 피르페니돈의 심각한 간손상 유발 가능성으로 IPF 치료제로 자명하지 아니하였고 ii) 상기 선행 문헌/라벨에 비추어 간손상 2단계를 판정받은 환자들을 대상으로 피르페니돈 투여의 지속과 치료제로서의 성공 가능성 여부 예상이 가능하지 아니하고 iii) 피고의 선행문헌을 바탕으로 하는 수정된 복용량의 추정은 사후적 고찰에 불과함을 근거로 특허들의 비자명성을 주장함 ∘ 피고의 ‘DDI 특허’의 자명성에 대한 반론으로 피르페니돈 대사 효소가 CYP1A2인 것은 원고의 최초 발견인 것으로 플루복사민과의 약물간 상호작용 예상이 불가하였음을 주장함 3) 피고의 주장 ● 상기 ‘LFT 특허’의 계쟁 청구항들에 대한 ANDA 의약품 라벨의 비침해를 주장함 ∘ 피고의 ANDA 라벨에 명시된 무증상 환자를 대상으로 지시한 복용 방법 중 원고가 침해를 주장하는 부분은 다른 부분과 다르게 수동형 동사를 사용하여 명시되어 있는 것으로 침해 행위를 적극적으로 유도하거나 조장하지 아니함 ∘ 피고의 ANDA 라벨에 명시된 복용방법 중 “임상적으로 적절하다면 복용량을 줄였다가 정량을 복용할 수도(may) 있음”은 다른 사항들 “타 의약품의 복용을 중단하시오.” 또는 “환자의 건강상태를 모니터링하시오.”와 같이 능동형 문구가 아닌 수동형 동사를 사용한 수동적 문구이고, 침해 행위는 선택적인 지시 사항들 중 하나로 침해 행위를 적극적으로 조장하지 아니함(Takeda Pharms. USA., Inc. v. West-Ward Pharm. (Fed. Cir. 2015)] 판결 인용) ● 상기 ‘DDI특허’ 계쟁 청구항들에 대한 유도침해 입증의 실패를 주장함 ∘ 피고의 ANDA 의약품 라벨에서 플루복사민 병용 환자들을 대상으로 하는 투여 방법은 침해 및 비침해 행위를 동시에 명시하는데, 이 중 침해 행위는 선택 사항으로 이를 “권장, 권유, 혹은 촉진”하지 않으므로 원고의 주장처럼 피고의 ANDA 라벨만이 유도침해에 대한 근거가 될 수가 없기 때문에 원고의 침해 입증 실패를 주장함 ∘ 또한, 직접침해의 입증은 침해 행위가 존재할 것임을 입증해야 하는데 세명의 해당 분야 의료인들에 따르면 미국 내 IPF치료제로서 피르페니돈 승인 이후 7년간 플루복사민을 병용한 환자는 단 한명도 진료한 경험이 없음을 증언하며 피고의 ANDA 의약품 판매시 직접침해의 가능성을 부정하였음 ∘ 게다가 피고측의 전문가는 플루복사민과의 상호작용 관련 부작용 주의를 명시한 라벨로 인해 이를 읽은 의료인은 플루복사민으로 치료하는 환자들을 대상으로 피르페니돈을 병용하기보다 기타 약물을 선택할 가능성이 높다고 증언함 ● ‘LFT 특허’의 자명함을 근거로 특허 무효를 주장함 ∘ IPF 치료 가능성을 시험한 임상 2단계와 임상 3단계 결과 및 이를 사용한 IPF 치료방법을 공개한 “Pirespa 라벨”과 동료가 심사한 논문인 “Azuma논문”으로 비추어보아 ‘LFT 특허’가 자명함을 주장함 ∘ 상기 두 선행 문헌은 경증 IPF 환자들을 상대로 피르페니돈 투여 이후 폐기능이 향상되었음을 보이는 임상시험 결과를 근거로 IPF 치료제로서의 높은 효능을 교시하여 당해 분야의 기술자들은 피르페니돈의 IPF 치료 가능성에 대한 합리적인 기대를 가졌을 것임을 주장함 ∘ 상기 두 선행 문헌과 출원일 기준 알려진 통상적 치료 방법을 바탕으로 피르페니돈 복용으로 인한 간손상 2단계 환자 대상의 복용량 수정이 자명하였음. 상기 두 문헌은 간손상 환자에 대한 지속적 투여 및 성공가능성에 대해 명시하고 있고 간손상 2단계 환자 치료 방법으로 원인 약물의 중단, 감소 혹은 재투여는 이미 알려진 방식인 것으로 ‘LFT’ 특허가 자명함을 주장함 ● ‘DDI 특허’의 자명함을 근거로 특허 무효를 주장함 ∘ Pirespa 라벨과 2008년 피르페니돈 리포트, 플루복사민 라벨, 선행문헌 `644 및 FDA의 DDI 가이드에 비추어 자명함을 주장함 ∘ 피고는 i) 당해 분야 과학자는 피르페니돈과 플루복사민 약물간의 상호작용이 존재함을 예측 가능하였을 것이고 ii) 이러한 예측을 바탕으로 당해 분야 과학자는 플루복사민을 치료제로 사용하는 IPF 환자들의 치료를 위해 상기 유효성분의 투여시 약물간 상호작용 회피를 원했을 것이고 iii) FDA가 권장하는 일상적인 시험으로 피르페니돈과 플루복사민 약물간의 상호 작용이 존재함을 확인되었을 것임을 주장함 ∘ 상기 유효성분 대사에 관여하는 CYP1A2를 포함한 다섯가지 효소가 이미 Pirespa에 명시되어 있고, 플루복사민 라벨에 CYP1A2를 포함하는 네가지 효소들에 대한 억제 가능성이 명시되어 있어 통상의 과학자들은 이를 바탕으로 피르페니돈과 플루복사민 약물간의 상호 작용이 예상 가능함

법원 판결의 주요 내용

법원 판결의 주요 내용 : 법원 판단 결과, 주요 판단 근거
법원 판단 결과
피고의 주장을 인용하여 피고의 ANDA 의약품의 비침해와 자명성을 근거로 한 ‘LFT 특허’의 무효를 판결함
주요 판단 근거
● 피고의 ANDA 의약품 판매시 예상되는 직접 침해에 대한 원고의 입증 실패로 ‘LFT 특허’ 및 ‘DDI 특허’에 대한 피고의 ANDA라벨의 비침해를 판결함 ∘ ANDA 라벨이 침해 및 비침해 행위를 모두 포함하여 침해 행위만을 적극적으로 유도하지 아니한 것으로 특허의 비침해를 판결한 Takeda Pharms. USA., Inc. v. West-Ward Pharm. (Fed. Cir. 2015)] 사건을 인용함 ∘ 피고의 ANDA 라벨은 ‘LFT 특허’의 계쟁 청구항을 침해하는 복용방법을 명시하지만 수동형 동사를 사용하였고, ‘DDI 특허’의 계쟁 청구항의 권리 범위에 해당하는 침해 행위가 상기 라벨에 명시되어 있지만 이는 선택사항인 것으로 비침해 복용방법 또한 명시되어 피고의 ANDA 라벨이 침해 행위를 적극적으로 “권장, 권유 혹은 촉진”하지 않으므로 피고의 주장을 인용함 ∘ 피고의 ‘DDI 특허’ 비침해 주장을 인용하여 피고의 ANDA 제품이 판매될시 예상되는 직접 침해에 대한 원고의 입증 실패를 판결함 ● 피고의 주장을 인용하여 ‘LFT 특허’의 자명함을 근거로 무효를 판결함 ∘ IPF 치료 가능성을 시험한 임상 2단계와 임상 3단계 결과 및 IPF 치료를 위한 복용방법을 제시한 “Pirespa 라벨”과 동료가 심사한 논문인 “Azuma논문”으로 비추어보아 당해 분야의 기술자가 피르페니돈의 IPF 치료 가능성에 대한 합리적인 기대를 바탕으로 간손상 2단계 환자를 대상으로 상기 특허의 청구 범위에 해당하는 복용량으로 수정이 자명하다고 판단하여‘LFT 특허’의 무효를 판결함 ● ‘DDI 특허’의 유효함을 판결함 ∘ 피고는 피르페니돈 대사에 관여하는 CYP1A2를 포함한 다섯가지 효소가 이미 Pirespa에 명시되어 있고 플루복사민 라벨에 CYP1A2를 포함하는 네가지 효소들에 대한 억제 가능성이 명시되어 있어 통상의 과학자들은 이를 바탕으로 피르페니돈과 플루복사민 약물간의 상호 작용의 존재함을 예상하는 것이 가능하였음을 주장하지만 이를 기각함 ∘ 원고가 피르페니돈 대사에 관여하는 효소가 CYP1A2인 것을 최초로 발견하였고, 약물들간 상호작용과 관련하여 여러 효소가 약물 대사에 관여하는 것이 당해 과학자들이 예상한 바가 아닌 예외적인 사항이었다는 사실을 바탕으로 상기 특허 출원일 기준 당해 분야의 과학자들에게 피르페니돈과 플루복사민의 상호 작용의 예상이 자명하지 않았음을 판결함